上诉法院在Icescape诉冰世界一案中审理阿特维斯

在上诉法院最近对Icescape诉冰世界(Ice-World)案的判决中,新近升任到最高法院的Kitchen法官与Floyd法官和Longmore法官一起,采用了阿特维斯诉礼来的最高法院判决中确立的新侵权认定方法。

Court of Appeal tackles Actavis in Icescape v Ice-World

背景
冰世界是1462755号欧洲专利的所有者,制造移动溜冰场并将其出租给第三方。 Icescape同样设计和制造移动溜冰场,但是过去曾经运营过一个从冰世界租来的移动溜冰场。

早在2015年5月,冰世界就曾致函Icescape,声称他们的移动溜冰场对EP1462755专利造成侵权。2016年,冰世界还致函Icescape的客户和潜在客户,声明侵权事宜。作为回应,Icescape提出诉讼,要求(1)冰世界为其所谓的毫无根据的侵权威胁给予救济,(2)撤销EP1462755以及(3)宣布未侵权。

要求撤销EP1462755,理由是该专利缺乏优先权,因此在优先权日与申请日之间的期间内,对所有者要求保护发明的现有用途缺乏新颖性。双方都清楚并接受,如果优先权要求无效,那么该专利就缺乏新颖性。

发明
本发明涉及使用柔性连接件将两段管子连接在一起。柔性连接件使两段管子可在两个位置之间转动,在其中一个位置,两段管子纵向延伸以形成一个长管,在另一个位置,两段管子可折回原状。 连接件赋予的优点是管子可以折回原状以便运输,无需在每次使用和完全重建后完全拆除溜冰场的管道系统。

有效性
获得许可的权利要求1以两部分形式书写,其特征部分包含五个特征,为方便起见,在判决中标记为A-E。经审查,发现特征A、B、D和E实际上属于公知常识,因此本发明在于公开了柔性连接件的特征C。

EP1462755要求优先权保护的优先权文件公开了特征B和C,但没有公开特征A、D和E。

因此导致的相关的问题是:优先权文件是否公开了如同EP1462755的“相同发明”,及在此情况下EP1462755中的优先权要求是否有效?

就此,法官提到了欧洲专利局扩大上诉委员会的第G2/98号裁决,其中指出,为使优先权有效,技术人员必须能够使用公知常识,直接和明确地从以前的整个申请得出所要求保护的主题。

冰世界认为该发明仅涉及在优先权文件中公开的特征C,因此应认定优先权有效,因为优先权文件描述了如同该专利的“相同发明”。

然而,法官驳回了这种说法,得出的结论是“优先权要求取决于优先权文件中对这些特征的明示或暗示公开,由于没有这种公开,优先权要求必定失败”。

因此,由于在优先权日与申请日之间的期间内,对所有者要求保护发明的现有用途缺乏新颖性,该专利被认定为无效。

侵权
尽管冰世界的专利被认定无效,但也考虑了若该专利有效,Icescape的活动是否会侵犯该专利的问题。

各方共同认为,Icescape溜冰场结合了冰世界专利权利要求1除元素D和E外的所有要素,它们需要特定元素的结合,并且要求通过这些元素的液体是串行而不是平行的。大家都知道串行布置和平行布置都与移动溜冰场有关。

Kitchen法官首先审查了与权利要求解释有关的英国判例法,然后是侵权案例——Catnic诉Hill、Improver诉Remington和Kirin-Amgen诉Hoechst Marion当然都有提及。 Kitchen法官注意到,只所以判决背离常规,是由于 Neuberger法官在阿特维斯诉礼来案中引入的“明显不同”的侵权分析方法。

在阿特维斯诉礼来案中引入的两步法总结如下。

第(1)步:作为正常解释,变体是否侵犯了任何权利要求?

第(2)步:如果没有,那么该变体是否因与发明存在某种并不重要的不同而造成了侵权? 这要通过提出以下三个问题来确定:

a)尽管不在专利相关权利要求的字面(也就是说,本人插入,正常的)意义内,该变体是否以大体上与该发明相同的方式获得实质上相同的结果,即专利揭示的创造性概念?

b)对于在优先权日查阅该专利,但知道该变体与该发明实现实质上相同结果的本领域技术人员而言,该变体是以大体上与该发明相同的方式实现这种结果是不是显而易见的?

c)该专利的此类查阅者是否已得出结论,认为专利权人仍然希望严格遵守专利相关权利要求的字面含义是本发明的基本要求?

如果存在侵权行为,则第1步的答案必须为“是”,或第2(a)步和2(b)步的答案必须为“是”,而第2(c)步的答案必须为“否”。

首先考虑第1步,因为Icescape的溜冰场不包括EP1462755的权利要求1的特征D和E,所以第1步的答案是“否”。

继续来看第2步,Kitchen法官从问题(a)开始并且在这方面注意到该专利的创造性核心是特征C,而特征D和E仅仅是实现本发明特征的公知常识。因此,是以大体相同的方式实现了相同的结果。接着来看问题(b),Kitchen法官认为对技术人员来说显而易见的是,“就专利的创造性核心而言,Icescape系统实现了与该发明实质相同的结果,并且是采用大体相同的方式得到的”。

对于最后一个问题,即问题(c),Kitchen法官首先指出,权利要求的表述不包括变体这一事实不是对这个问题持肯定答案的充分理由。法官还指出,必须考虑该专利的创造性概念和创造性核心。因此,Kitchen法官认为最后一个问题的答案是“否”,解释说“专利的创造性核心与元素的结合或者液体以串行或并行方式流过它们无关”。

通过引用控方文件,Icescape在回应中辩称,冰世界故意将保护范围限制在具有权利要求1的所有特征的冷却件,包括特征D和E,以回应由审查部门提出的新颖性异议,因此现在不能断言特征D和E是本发明的非必要部分。

然而,Kitchen法官驳回了这一论点,表示无法确定异议是否合理,或冰世界是否打算放弃争辩D和E特征为非必要的能力,或“权利要求的范围未扩展到进给和排出歧管并行而非串行连接的系统”。Kitchen法官还强调,一致性并未明确解决争论点,因此应予以忽略。

因此,总之法院认为,如果专利有效,则侵权成立。

威胁
根据英国专利法,向Icescape的客户和潜在客户致函威胁提出侵权诉讼,就构成了可予诉讼的威胁。冰世界试图表明他们有辩护理由,即威胁是合理的,因为虽然专利被宣布无效,但根据他们以专利律师意见的形式获得的专家建议,冰世界没有理由怀疑会出现这种情况。

然而,该论点被驳回,理由是该意见没有考虑优先权问题(不清楚为何会出现这种情况),并且考虑到所有者在优先权日与申请日之间对发明的使用,优先权问题至关重要。 法院认为,如果没有这样的分析,冰世界就无法证明其依赖该意见是合理的。

结论
本案是适用阿特维斯诉礼来案的新侵权指南的第一起上诉法院案件。作出主要判决的Kitchen法官和同时发表意见的Floyd法官都指出,阿特维斯诉礼来案代表了一种明显不同于英国之前判决的方法。 然而,二人都强调,权利要求是侵权分析的起点,而创造性概念和创造性核心是发明的基本要素。

阿特维斯诉礼来案判决仍有待解决的问题,特别是在考虑有效性、侵权以及创造性变体的方法时必须承认的保护范围。 目前还不清楚控方文件在确定某项权利要求所享有的保护范围方面将发挥何种作用。毫无疑问,这些问题将在未来的判决中得到解决。

 

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