案件编号T844/18确认了欧洲专利局对《欧洲专利公约》(EPC)第 87(1)条优先权条款的一致解释的法律确定性

在这项裁决中,欧洲专利局的技术上诉委员会(TBA)确认了,欧洲专利局长期以来在解释《巴黎公约》第 4(A) 条和《欧洲专利公约》(EPC)第 87(1)条方面的实践做法。 根据《欧洲专利公约》(EPC),要想有效地主张优先权,后一项申请必须由提交前一项申请的同一申请人或同一申请人(意味着所有申请人,不删减任何申请人)提交。因此,对于多个申请人首次提出的申请,但只有其中一个或一些申请人随后提出的申请,必须证明多个较早的申请人共同拥有的优先权已转移给唯一申请人或一组申请人。

案件编号T844/18确认了欧洲专利局对《欧洲专利公约》(EPC)第 87(1)条优先权条款的一致解释的法律确定性

根据《欧洲专利公约》(EPC),要想有效地主张优先权,后一项申请必须由提交前一项申请的同一申请人或同一申请人 [1] (意味着所有申请人,不删减任何申请人)提交。因此,对于多个申请人首次提出的申请,但只有其中一个或一些申请人随后提出的申请,必须证明多个较早的申请人共同拥有的优先权已转移给唯一申请人或一组申请人 [2]

书面裁决的概述

2020年11月6日,欧洲专利局技术上诉委员会(TBA)正式(并最终)做出了与优先权相关的 案件编号T844/18的书面裁决, 并确认撤销了博德研究所(The Broad Institute, Inc.)的CRISPR / Cas9专利 EP2771468 [3]

这一正式步骤是在2020年1月16日听证会结束时口头宣布的决定,并在不到一周后的2020年1月23日的会议记录中公布的。在随后的一段时间里,许多的分析被传阅。在这里,正式的书面裁决或多或少地被报道而没有经过分析:该裁决不言自明。

本案在异议和上诉两级都集中在解释 《巴黎公约》第4A条 《欧洲专利公约》(EPC)第87(1)条上,这两条分别为(前者为法文和英文,后者为英文):

"第 4A 条(1) Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d'une demande de brevet d'invention, d'un modèle d'utilité, d'un dessin ou modèle industriel, d'une marque de fabrique ou de commerce, dans l'un des pays de l'Union, ou son ayant cause, jouira, pour effectuer le dépôt dans les autres pays, d'un droit de priorité pendant les délais déterminés ci-après"

《巴黎公约》,第 4A 条,斯德哥尔摩版本,1967 年,法文文本。

"第 4A 条(1) 任何已在本联盟某国正式提出专利申请、或实用新型、或工业品外观设计、或商 标注册申请的任何人,或其所有权继承人,为在其他国家提出申请的目的,应在以下规定的期间内享有优先权"

《巴黎公约》,第 4A 条,斯德哥尔摩版本,1967年,英文文本。 .

"第 87(1)条 任何人在或为之正式递交了以下文件:

(a)《保护工业产权巴黎公约》的任何缔约国 ,或

(b) 世界贸易组织的任何成员国,

正式递交的专利申请、实用新型或者实用证书,该任何人或其继承人为了递交关于相同发明的欧洲专利申请的目的,自首次申请的申请日起12个月内,应当享有优先权"。

《欧洲专利公约》第87(1)条,2000年,英文文本。 .

诉讼中的欧洲专利源于根据《专利合作条约》(PCT)提交的一项国际专利申请,其结果是以《巴黎公约》 [4] 为准,但裁决认为,这实际上对《欧洲专利公约》(EPC)第87(1)条的解释没有影响,并指出:

"…为了解释《欧洲专利公约》(EPC)第87(1)条中的'任何人',有必要解释《巴黎公约》第4A 条中'任何人'的法律概念,两个条约中给出的解释必须相同" [5]

该决定还是集中在欧洲专利局对《欧洲专利公约》(EPC)第 87(1)条"所有申请人"的解释上,这就要求确定优先权申请的申请人和后来提出优先权要求申请的申请人,同时考虑到所有权的继任者,都必须具有申请人的身份 [6]

关于《欧洲专利公约》(EPC)第87条中的优先权条款,欧洲专利局技术上诉委员会(TBA)指出:

"自欧洲专利制度建立以来,欧洲专利局的实例无一例外地对《欧洲专利公约》(EPC)第 87(1)条作出了一致的解释 "[7]

以及关于欧洲专利局的"所有申请人"的审查方法:

"继续采用这种长期存在并有合理依据的做法。这也可被视为 法律确定性的一个方面 " [8]

上诉被驳回,委员会维持了反对庭之前的裁决,并同意欧洲专利局在解释《巴黎公约》第 4(A)条和《欧洲专利公约》第 87(1)条的长期实践做法。

根据《欧洲专利公约》(EPC),要想有效地主张优先权,后一项申请必须由提交前一项申请的同一申请人或同一申请人 [9] (意味着所有申请人,不删减任何申请 人)提交。因此, 对于多个申请人首次提出的申请,但只有其中一个或一些申请人随后提出的申请,必须证明多个较早的申请人共同拥有的优先权已转移给唯一申请人或一组申请人 [10]

更详细地说:

缺少申请人

从业人员都很清楚,许多起诉、异议和上诉都取决于优先权的主张是否有效。根据《欧洲专利公约 》(EPC)对优先权的审查允许用优先权日期代替申请日期来确定现有技术 [11] ,并包括确定以后的申请是否针对"同一发明" [12] 和"同一申请人" [13]

在本案中,诉讼专利的的申请人与优先权申请 [14] 的申请人不相同。 申请人在递交的专利申请中缺少了一个申请人,并且没有将该申请人的优先权转让给其余的申请人 [15] 。相反,这一遗漏是专利权人的"故意选择" [16]

问题

专利权人辩称,优先权是有效的,将其提交的专利材料分为三个方面 [17] ,欧洲专利局技术上诉委员会(TBA)在其裁决中具有以下特征:

1. 优先权是否应由欧洲专利局评估?

2. 如何解释《欧洲专利公约》(EPC)第 87(1)条中的"任何人"?

3. 国家法律(在本案中为美国法律)是否管辖已在《欧洲专利公约》(EPC)第 87(1)条中"正式递交"的"任何人"的裁决?

答案

此前已根据2020年1月23日公布的会议记录报告了欧洲专利局技术上诉委员会(TBA)的裁决,现将其阐述如下 [18] (使用与所提问题相同的编号):

1. 根据《欧洲专利公约》(EPC)第 87(1)条的要求,委员会有权并必须评估优先权主张的有效性。

2. 委员会对《欧洲专利公约》(EPC)第 87(1)条中的"任何人"一词的解释确认了长期以来的"所有申请人"或"同一申请人"的做法。

3. 根据《欧洲专利公约》(EPC)第 87(1) 条,国家法律不管 辖谁 是"任何人",《巴黎公 约》确定了谁是"任何人"。

形式要求的重要性

专利权人的陈述涵盖了包括形式方面的,如何测试第87(1)条所规定的测试方法。该裁决将测试分为四个要求,即"谁","在哪里","什么"和"何时" [19]

委员会注意到专利权人的立场是欧洲专利局不应关注"谁"的问题。委员会不同意,并指出,《欧洲专利公约》(EPC)明确规定要求欧洲专利局审查优先权权利 [20] 的"谁"的问题,以确定谁是《欧洲专利公约》(EPC)第 87(1)条的"任何人"。

至于对"谁"进行审查的程度,该裁决指出,欧洲专利局并没有超出对执行专利申请行为的人的正式评估 [21] 。委员会注意到,《欧洲专利公约》(EPC)规定了许多形式上的要求,不遵守 《欧洲专利公约》(EPC)的形式上的要求,可能会破坏一项专利或专利申请,而不论其是否满足可专利性的实质性要求 [22]

委员会对形式事项可能会导致权利丧失的论点不予理,并指出专利权人:

"……选择指定申请 人的方式不符合欧洲专利局的既定惯例" [23]

"委员会不应修复一方的此类错误、遗漏或故意选择" [24]

关于《巴黎公约》的目的和宗旨,专利权人争辩说,如果形式的要求可以破坏专利权,那将有悖于该公约。 委员会不同意,认为:

"委员会对这种论点的困难在于,任何关于专利的正式形式要求[……]都可能被认为有悖于上述目标和宗旨" [25]

数十年的欧洲专利局实践与要求改变的请求

最终,专利权人的意见陈述书和判例法促使委员会确定了相似之处。用委员会自己的话来说,委员会面临着"数十年来支持"所有申请人"方法的欧洲专利局和国家实践"。并指出,"档案中没有证据表明,作为《欧洲专利公约》(EPC)现任成员国的任何国家曾经采用过除"所有申请人"办法以外的任何办法" [26]

该裁决指出,专利权人方面的平行相似之处是:

"上诉人并不质疑欧洲专利局的做法已经并且一直是,要求优先权申请的申请人和后续申请的申请人之间的身份认同"

"上诉人主张改变惯例" [27]

但是,委员会在答复中发现:

"可以认为 目前的做法有合理的基础,这种基础来自于解释法律条文的传统方法"

"由于《巴黎公约》的优先权条款自1883年以来基本保持不变,因此上诉人面临着100多年来一贯采用"所有申请人"做法的判例法和实践。他们需要证明这 种做法是不正确的,这会是一个相当大的负担 " [28]

"Celui qui"

《巴黎公约》的正版文本是法文文本,自 1883 年以来基本上没有变化 [29]。在 1958 年,《巴黎公约》翻译成英文文本 [30]。 因此,很多人都在关注法文文本第4A条中的" celui qui"一词。如今在《欧洲专利公约》(EPC)第87(1)条中的法文文本中,这些词也没有改变。虽然说这些法文单词本身并不具有决定性意义,但委员会还是能够说 :

委员会认为,《巴黎公约 》的正版法文文本,如果有的话,更倾向于支持"所有申请人"的做法 [31]

更积极的是:

"所有申请者"的做法无疑是对这一术语的合理解释" [32]

公共政策问题

专利权人提出了各种公共政策观点,委员会逐一进行了处理。事实模式的一个特征是:

"A和B是优先权申请的申请人。只有A是后续优先权申请的申请人。即使B没有将优先权转让给A,优先权要求是否有效?" [33]

对于"其中一名申请人拒绝作为申请人加入后续的优先权申 请 ,以此要挟另一个申请人" 的论点 [34] ,委员会答复说:

"[允许A在不涉及B的情况下单独提交]……当然可能是由于A和B之间的协议。但是同样也可能是由于更加险恶的情况所致。例如A试图剥夺B在另一个国家的专利权。第二种情况很难被认为是法律应该寻求保护 的一种情况" [35]

T15/01认为没有优先权用尽的原则,委员会表示同意。

"优先权机制的目的不是为了防止多重申请 。在某种情况下也无法防止多重申请",

同时还发现:

"经过异议庭的认 定,多重程序和双重专 利的可能性是合理的,是可以避免的" [36]

结论性意见

委员会在关于第二个问题的结论(见上文)中指出:

  • " 至少从二十世 纪 初开始, [……] 目前是《欧洲 专 利公 约 》( EPC )成 员 国的国家和欧洲 专 利局自成立以来,就无一例外地采用了"所有申 请 人"的方法"
  • " 这 种做法可以被 视为 有合理的依据"
  • "[这一做法]是基于对法律条文的合理解释"
  • " 推翻 长 期确立的判例法和 惯 例的 门槛应该 很高,因 为 一 项 改 变 可能会 产 生破坏性影响"
  • " 这 种 长 期和基于理性的做法的延 续 可被 视为 法律确定性的一个方面" [37]

《巴黎公约》与美国法律

第三个问题(见上文)解决了在多大程度上,可以使用国家法律来确定"谁"提出了第一个,确立优先权的专利申请问题的答案。

委员会的结论是:

"《巴黎公约》是美国"最高法律"的一部分" [38]

"因此,很明显,《巴黎公约》作为美国法律的一个组成部分,决定了谁是"任何人",而这种 决定纯 粹是一种形式上的决定" [39]

然后,我们只能得到一个警告:

"很明显,希望使用美国临时申请的申请人应该意识到,如果他们使用这些申请来要求欧洲专利申请的优先权,他们可能会遇到困难。这仅仅 是美国加入《巴黎公约》的结果。欧洲专 利局主席的通知不能免除欧洲专利局适用《巴黎公约》的义务 [40],也没有证据表明这是欧洲专利局的意图" [41]

EBA转介

根据《欧洲专利公约》(EPC)的规定,有两种可能的转介: (i) 确保法律的统一适用,以及 (ii) 如果出现法律的基本观点 [42] , 专利权人都提出了这两种转介的理由。

委员会认为:

"自从欧洲专 利制度开始以来,欧洲专利局的实 例毫无例外地采用了对《欧洲专利公约》(EPC)第87(1)条的一致解释。因此在这种情况下,法律观点的统 一适用不适用于本案" [43]

"即使涉及到具有根本重要性的法律问题,委员 会也可酌情决定是否提交问题[...]在本案中,委员会已能毫无疑问地回答所提出的问题,因此无需进行转介" [44]

因此,上诉和转介请求均被驳回,委员会维持了反对庭先前的裁决,并同意欧洲专利局在解释 《巴黎公约》第4(A)条 《欧洲专利公约》(EPC)第87(1)条 方面的长期实践做法。



[1] 指同一申请人或其所有权继承人

[2] T788/05, T382/07

[3] 以麻省理工学院博德研究所和哈佛学院院长及研究员的名义。

[4] 《专利合作条约》(PCT)第8(2)(a)条

[6] 例如,见《上诉委员会判例法》,第二章,D,4.2"申请人的身份"

[9] 指同一申请人或其所有权继承人

[10] T788/05, T382/07

[11] 《欧洲专利公约》(EPC)第89条

[12] 《欧洲专利公约》(EPC)第87(1)(a)条 "… 对同一发明,享有优先权…"

[13] 《欧洲专利公约》(EPC)第87 (1)(a) 条"任何正式递交… 专利申请的人… 应享有… 优先权"

[14] 这是一种简化。详见 《书面裁决》 , 第II段

[15] 参见例如有关欧洲专利局的解释,请访问https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/communications/2020/20201106.html

[36] 《书面裁决》 , 第 81段和 第84段

[37] 《书面裁决》 , 第 86 段和第 53段

[40] OJ EPO, 1996, 81

 

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