英国重叠范围的新颖性

JUSHI诉OCV [2018] EWCA CIV 1416

该判决为英国确定重叠范围的新颖性的方法提供了一些指导。虽然在本案中法官不愿完全采用欧洲专利局“严肃考虑”测试,但评估新颖性的基本原则似乎与欧洲专利局使用的基本原则相同。

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在Jushi诉OCV的案件中,Jushi Group Co.,Ltd向知识产权企业法院提出申请,要求撤销授予OCV Intellectual Capital LLC的欧洲专利1831118。Jushi声称该专利缺乏新颖性,并且明显与美国专利申请第4,199,364号(以Neely的名义)重叠。

OCV专利的权利要求涉及玻璃强化丝,其组成由各种组分的百分比重量范围限定。Neely公开的组合物也由许多金属氧化物组分的百分比重量范围限定。

在Neely的成分中,有7个范围完全在OCV专利所要求的范围内。Neely的另外6个范围与该专利中要求保护的范围重叠。

在欧洲专利局,若要求保护的范围与现有技术中的范围重叠,只要熟悉现有技术的技术人员不会认真考虑在重叠范围内应用现有技术文献的技术教义,则要求保护的范围将被认为是新颖的(请参阅欧洲专利局决定T 666/89和T 26/85,以及《上诉委员会判例法》IC,6.3.2)。

在一审中,区域法院法官Hacon应用欧洲专利局“严肃考试”测试,并且认为技术人员不会认真考虑根据Neely在与OCV专利重叠的区域内的教义制造玻璃纤维。

在上诉中,上诉法院法官Floyd得出了同样的结论(即OCV专利对Neely来说是新颖的),但表达了他的观点,即他并不完全赞同欧洲专利局“严肃考虑测试”。

目前公认,新颖性的测试应该是普遍的,相同的测试应该应用于所有情况(即,在重叠范围情况下的新颖性应该与其他情况下的新颖性没有区别)。同样被公认的是,在某些情况下,某个文件描述了范围很广的一类元素(例如,通过范围或一般化学公式),尽管该类别包含这些元素,但它并未明确公开每个元素(即范围不是该范围内每个单独数字的真正公开)。因此有必要确定在这些情况下真正公开的内容。

欧洲专利局通过询问技术人员将认真考虑在哪些区域中实施本发明来解决这个问题。如果技术人员会认真考虑在现有技术和权利要求之间的重叠领域中操作,则权利要求是预期的。否则,该权利要求是新颖的(尽管它与现有技术重叠)。

在Jushi诉OCV案中,上诉法院法院Floyd重申了他对Lundbeck A/S诉Norpharma [2011] EWHC 907(Pat)案中所述方法的关注:

“我以极大的尊重发现,更难以理解的是认为发现缺乏新颖性可能是合理的,因为技术人员会‘认真考虑’从广阔的范围转移到狭窄的范围。仅仅通过以这种方式陈述这个主张,就可以看出它与上议院在Smithkline Beecham plc的(帕罗西汀甲烷磺酸盐)专利中批准的方法不一致。没有公开较窄的范围。此外,假设没有公开具体的个别值,则没有明确的方向在较窄范围内使用值。实施先前范围公开的人并不会必定属于后一专利的权利要求中。如果在重叠范围的情况下“严肃考虑”方法确实是正确的方法,则重叠范围是新颖性法则中的一个特例,这一主张与源自T666/89本身的第三个主张是不一致的。”

因此,尽管英国法院和欧洲专利局似乎都同意重叠范围新颖性问题的基本原则,但英国法院似乎不愿意采用“严肃考虑”测试。

虽然上诉法院法官Floyd承认欧洲专利局“严肃考虑测试”仅仅是确定主题是否真正可用(并因此被公开)或仍然“隐藏”在现有技术文件中的测试这一论断,但他似乎并不愿完全支持这种做法。相反,上诉法院法官Floyd赞成Dr Reddy’s Laboratories (UK) Ltd诉Eli Lilly and Co Ltd [2009] EWCA 1362一案中的“个性化教义测试”。

总之,尽管英国法院和欧洲专利局就确定重叠范围的新颖性的原则达成一致,但所使用的具体测试尚未完全统一。从英国的角度来看,如果要求保护的范围没有具体公开,该范围内的具体个别值也没有公开,则要求保护的范围应被视为新颖的。然而,技术人员是否会考虑在要求保护的范围内操作的问题,当然可能与评估显而易见性有关。

 

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